知的財産管理技能検定2級 特許の権利化と事務 練習問題 第5問: 拒絶理由通知で特許をすることができるか否かの判断が示された発明とは別の発明へ、特許請求の範囲を改める補正 (いわゆるシフト補正) について、次のうち誤っているも

誤っているのは「…最初の明細書等に記載された事項の範囲内なら認められる」です。特許法第17条の2第4項は、同条第3項 (新規事項の追加の禁止) に加えて、判断が示された発明と補正後の特許請求の範囲の発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明となるよう求めます。

最初の明細書等の範囲内でも、この要件を満たさない補正はできません。第4項は第1項各号の場合に適用されるので、最初の拒絶理由通知の指定期間内の補正にも及び、正しい記述です。

補正ができる期間内なら、明細書等に記載された別の発明は分割で新たな特許出願にでき (第44条第1項第1号)、これも正しい記述です。第4項違反は拒絶の理由 (第49条第1号) ですが、特許無効審判の請求の理由 (第123条第1項第1号) に挙がるのは第3項違反だけなので、無効の理由にならないとする記述も正しいです。

シフト補正の禁止 (第4項) の違反は拒絶の理由にはなりますが、無効の理由になるのは新規事項の追加の禁止 (第3項) の違反だけです。